REGISTRARE IL MARCHIO IN CINA

Il principio del "first-to-file"  Mentre, in Italia, l'uso del marchio già conferisce un discreto margine di tutela, prima ancora che sia depositata la domanda di registrazione, in Cina, vige il principio del "first to file": chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione.  È quindi indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all'effettivo inizio delle attività commerciali con i partner cinesi, anche perché i tempi ordinari per ottenere la registrazione in Cina, sono di circa 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo a partire dalla data in cui il marchio è effettivamente registrato (e non dalla data di deposito della domanda, come in Italia).  Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, con conseguenze pregiudizievoli, come l'impossibilità di registrare od usare il proprio marchio in Cina, il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese, il vedersi costretti ad acquistare il proprio marchio da chi lo ha illecitamente registrato e ad un corrispettivo ben più elevato rispetto al costo della registrazione, l'affrontare costose battaglie legali per il recupero del marchio ed il risarcimento dei danni.  La registrazione rappresenta dunque il titolo più semplice, efficace e sicuro per azionare i propri diritti di marchio in Cina. Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato - a condizione che sia famoso - ed esistono i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non sempre sono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più dispendiosi.  Come e dove registrare un marchio in Cina?  Esistono due procedure per registrare un marchio in Cina: la Registrazione Internazionale, presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (l'agenzia dell'ONU più comunemente nota come OMPI o WIPO), con sede a Ginevra, e la Registrazione presso l'Ufficio Marchi Cinese (SIPO), con sede a Pechino.  La valutazione circa l'opportunità di adottare l'una o l'altra soluzione dovrà essere attentamente valutata di volta in volta con un legale esperto nel diritto dei marchi.  Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Cina occorre essere muniti di una registrazione di base italiana. Non occorre nominare un rappresentante professionale, sebbene ciò sia sempre raccomandato laddove il Richiedente non abbia dimestichezza con i profili tecnico-giuridici delle procedure.  Invece, i cittadini stranieri o le imprese straniere non registrate in Cina, se depositano la Domanda di Registrazione presso l'Ufficio Marchi Cinese, dovranno nominare un rappresentante professionale. In tal caso, il Richiedente dovrà anche fornire il proprio nome ed indirizzo in caratteri cinesi.  Alcune piccole aziende italiane con una presenza operativa in Cina talvolta preferiscono rivolgersi direttamente ad un agente in marchi locale. Tale approccio, tuttavia, il più delle volte compromette una più efficace e coerente strategia globale - gestita dalla sede italiana - e si rivela anche meno vantaggioso in termini di costi e di tempi.  Occorre poi essere assolutamente certi della professionalità dell'agente in marchi a cui ci si rivolge in Cina. Senza nulla togliere ai molti professionisti cinesi che svolgono seriamente il proprio lavoro, è bene sapere che, dal 2001, l'accesso alla professione di "agente in marchi" non è più disciplinato da alcun esame di stato e chiunque (non occorre alcun titolo di studio o tirocinio) può diventare agente in marchi, a condizione che costituisca una società a responsabilità limitata in Cina ed ottenga la relativa licenza dall'amministrazione locale (AIC).  Prima di procedere alla registrazione, è preferibile confrontarsi con il proprio consulente in marchi in Italia, ben specificando quali siano i Paesi di interesse, oltre all'Italia ed alla Cina, i prodotti e servizi che si intendono proteggere, la versione del marchio che si intende usare e registrare.  Da tenere presente che la registrazione in Cina non copre le Regioni ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e Macao. Anche Taiwan e Singapore costituiscono una giurisdizione a sè. In tali casi, occorrera' richiedere la registrazione con diversa procedura ed un legale esperto in materia potrà assitervi sul punto.  Cosa fare prima e dopo la registrazione? 

Prima di richiedere la registrazione in Cina, è assolutamente raccomandata una ricerca di anteriorità per accertarsi che non vi siano altri marchi identici o simili a quello di interesse.  Inoltre occorre verificare che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della legge cinese: ad esempio, non è ammessa la registrazione di marchi che, nella lingua cinese, siano meramente descrittivi o che contengano la bandiera od altri emblemi della Repubblica Popolare Cinese o ancora che presentino una connotazione laudativa, offensiva o discriminatoria.  Una volta depositata la domanda di registrazione, è buona norma monitorare costantemente il mercato, affinché terzi non registrino marchi identici o simili. Il servizio di sorveglianza viene svolto, se necessario, anche su scala mondiale, mediante apposite banche dati di cui si avvalgono gli studi specializzati in Proprietà Industriale. 
Esso consente di attivarsi immediatamente, affinchè la contraparte che abbia richiesto un marchio violando i vostri diritti, non ne ottenga la registrazione.  Onere d'uso: Entro tre anni dalla registrazione, il marchio deve essere usato in Cina, diversamente diventa inazionabile sino a quando l'uso non riprenda o non inizi per la prima volta. Ricordarsi quindi di conservare sempre le prove d'uso.  Durata della registrazione: La durata della registrazione in Cina è di dieci anni, rinnovabili ogni volta per altri dieci, decorrenti dalla data di concessione.  Il gioco delle traslitterazioni per una più efficace tutela e sfruttamento del nome e del marchio in Cina 

"Nomen omen". Uno dei fattori strategici quando ci si affaccia sul mercato cinese è la traslitterazione, tanto del proprio nome quanto del nome dell'azienda e dei suoi marchi.  La scelta di un nome o di un marchio che sia facile da pronunciare e che magari abbia anche un significato accattivante è senza dubbio un buon inizio. Uno degli esempi più noti è quello della "Coca Cola" che, in cinese, si chiama "KeKou KeLe" (piacevole per la bocca), una traslitterazione più appropriata di quella inizialmente adottata e per ovvie ragioni abbandonata, "Kekou Kela" (piacevole-potere-affumicato).  Non da meno è stata la traslitterazione della concorrente PEPSI, che in cinese ha adottato il nome BaiShi KeLe (rende felice ogni cosa).  La traslitterazione può essere fatta cercando semplicemente l'assonanza con il nome originario, senza preoccuparsi del significato. Ad esempio, sono stati così tradotti: Armani (AMaNi), LUIS VUITTON (LuYi WeiDeng), Fendi (FenDi), FIAT (FeiYaTe), FERRARI (FaLaLi).  Analogamente, nella traslitterazione si può tenere conto del solo nucleo semantico della parola originale, senza badare alla somiglianza fonetica: ad esempio, VOLKSWAGEN, che in tedesco significa "auto del popolo", in mandarino è diventata DaZhong (grande massa), la APPLE, invece, si fa chiamare "PinGuo", che in cinese significa "mela".  Il terzo - e probabilmente il migliore - modo di traslitterare un nome in cinese è cercare di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente. Oltre al citato caso della Coca Cola, numerosi sono gli esempi: BVLGARI è stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello), CARREFOUR diventa in mandarino JiaLeFu (casa felice e ricca), mentre IKEA è YiJia (casa confortevole), NIKE è pressoché identico a NaiKe e significa "sopportare, superare" MERCEDES-BENZ è BenChi (rapida-veloce), per BMW è BaoMa (cavallo prezioso), mentre PORSCHE è BaoShiJie (protegge il tempo veloce).  Per un'adeguata protezione del marchio in Cina, così come anche nelle distinte giurisdizioni di Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore, è sempre bene registrare ed usare il nome non solo in caratteri latini, ma anche cinesi (tradizionali o semplificati, a seconda del territorio). Tale accorgimento, non solo consente di avvicinarsi maggiormente ai consumatori locali, ma anche evita che terzi si approprino della corrispondente traslitterazione in cinese. 
Emanuela Verrecchia, avvocato e consulente in marchi, è con De Simone & Partners dal 2002 ed ha undici anni di esperienza nel settore. Più recentemente ha curato per De Simone & Partners le strategie di tutela del brand di grandi Clienti italiani con interessi in Asia, in particolare ad Hong Kong, Macao e nella Repubblica Popolare Cinese, dove attualmente risiede.

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